2013 年總第10 2013 12 12

編者按:對港資企業一向以來關注的議題如稅務、勞務、知識產權、社保等,香港特

別行政區政府駐北京辦事處(“駐京辦”)會不定期編製一份有關這些議題的《專題

通訊》,向港資企業提供內地於前述範疇公佈的重要政策及法規的摘要及概覽,並闡

述其可能對港資企業帶來的影響。此《專題通訊》將聯同香港特別行政區政府其他內

地經濟貿易辦事處(駐粵辦、駐上海辦及駐成都辦)發放。

《關於修改<中華人民共和國商標法>的決定》於2 0 1 3 8 3 0 日通過,商標法將根

據此決定作第三次修改,於2014 5 1 日起施行。駐京辦特此發放本期《專題通

訊》,內載關於商標法第三次修改的解讀和分析,以供參考。本期相關資料來自北京

金杜律師事務所,敬請詳閱《專題通訊》內的免責聲明。

商標法第三次修改

第一部分 商標法修改背景

第二部分 法條解讀

1. 擴大商標的可註冊類型

2. 簡化商標註冊申請方式與程序

3. 實質性改變商標異議程序

4. 遏制商標惡意搶註

5. 加強對商標權利人的保護

6. 明確商標的合法使用方式

7. 理清馳名商標保護制度

8. 解決商標和企業名稱的衝突問題

第三部分 建議

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內容

2013 8 30 日,第十二屆全國人民代表大會常務委員會第四次會議表

決通過了《關於修改< 中華人民共和國商標法> 的決定》( 下稱“ 《決

定》”),商標法將根據《決定》修改,並對條文作相應調整後重新公佈,修

改後的商標法將於2014 5 1 日起施行。

第一部分 商標法修改背景

1993 年商標法做出了第一次修改,該次修改是對1982 年制定的商標法在

實踐中的局限性所做的修改,使商標法得到了進一步充實與發展。2001 年,無

論是從國內經濟發展的需要,還是對外開放的需要,修改商標法已成為大勢所

趨。商標法的這次修改對於商標專用權的保護,推動社會經濟的發展發揮了重

要的作用。但隨著近年來商標申請量的迅速增長,商標法的部分內容越來越難

以適應經濟發展的需要,比如商標確權時間過長、惡意搶註商標的現象顯著、

商標侵權未得到有效遏制等,這些不僅給企業經營活動的開展帶來了不便,也

使得企業維護商標權利時不能獲得充分有力的支持。在此背景下,商標法進行

了第三次修改。2009 11 月國家工商總局將《中華人民共和國商標法(修訂

送審稿)》報請國務院審批。國務院於2012 11 月提請全國人大常委會審議

《中華人民共和國商標法修正案(草案)》。全國人大常委會經三次審議,最

終通過了《中華人民共和國商標法修正案(草案)》。

第二部分 法條解讀

商標法第三次修改主要從擴大商標的可註冊類型、簡化商標註冊申請方式

與程序、實質性改變商標異議程序、遏制商標惡意搶註、加強對商標權利人的

保護、明確商標的合法使用方式、理清馳名商標保護制度、解決商標和企業名

稱的衝突問題這八個方面加強和完善商標法律制度。

1. 擴大商標的可註冊類型

修改前 修改後

第八條 任何能夠將自然人、法人或者其

他組織的商品與他人的商品區別開的可視

性標誌,包括文字、圖形、字母、數位、

三維標誌和顏色組合,以及上述要素的組

合,均可以作為商標申請註冊

第八條 任何能夠將自然人、法人或者其

他組織的商品與他人的商品區別開的標

誌,包括文字、圖形、字母、數位、三維

標誌、顏色組合和聲音等,以及上述要素

的組合,均可以作為商標申請註冊

基本要求:可區分性;可視性標誌 基本要求:可區分性

現行商標法第八條規定,任何能夠將自然人、法人或者其他組織的商品與

他人的商品區別開的可視性標誌,包括文字、圖形、字母、數位、三維標誌和

顏色組合,以及上述要素的組合,均可以作為商標申請註冊。本條是針對商標

構成要素的規定,商標的基本功能在於將自然人、法人或者其他組織的商品與

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他人的商品加以區別,這就要求商標必須是能夠讓人們進行識別和區分的標

誌,因此,現行商標法規定,可以作為商標申請註冊必須具備兩項基本要求,

一是可區分性,二是可視性標誌。

修改後的商標法接受了聲音成為可註冊商標,將商標的構成要素確定為包

括文字、圖形、字母、數位、三維標誌、顏色組合和聲音,以及上述要素的組

合,不再強調商標必須是可視性標誌這一基本要求。這一新增的商標類型會給

以聲音作為區別特徵的企業帶來福音,對於那些在已經接受聲音作為商標進行

註冊和保護的國家的申請人,可能會很快將其在國外註冊的聲音商標在中國進

行註冊保護,對於那些對聲音商標還不甚熟悉的企業,則需要儘快了解和熟悉

聲音商標。

2. 簡化商標註冊申請方式與程序

(a) 審查時限

近年來商標案件積壓、審查週期過長等問題比較嚴重,已給企業的生產經

營活動帶來了諸多的不便,修改後的商標法歷史性的第一次對商標局和商標評

審委員會設定了商標審查的法定時限,具體如下:

程序 時限(月) 經批准後可延長(月)

商標申請 9

駁回復審 9 3

異議 12 6

異議復審 12 6

基於絕對理由的無效 9 3

基於絕對理由的無效復審 9 3

基於相對理由的無效 12 6

撤銷註冊商標 9 3

撤銷復審 9 3

以上審理時限的確定,將會大幅度提高今後商標案件的審查效率,同時增

加商標當事人對案件審查時間的可預期性。

(b) 電子申請和一標多類申請

修改前 修改後

商標局電子申請試點 第二十二條第三款 商標註冊申請等有關

文件,可以以書面方式或者數據電文方式

提出

第二十條 商標註冊申請人在不同類別的

商品上申請註冊同一商標的,應當按商品

分類表提出註冊申請

第二十二條第二款 商標註冊申請人可以

通過一份申請就多個類別的商品申請註冊

同一商標

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現行商標法第十九條規定,申請商標註冊的,應當按規定的商品分類表填

報使用商品的商品類別和商品名稱;第二十條規定,商標註冊申請人在不同類

別的商品上申請註冊同一商標的,應當按商品分類表提出註冊申請。

修改後的商標法第二十二條規定,商標註冊申請人應當按規定的商品分類

表填報使用商標的商品類別和商品名稱,提出註冊申請。商標註冊申請人可以

通過一份申請就多個類別的商品申請註冊同一商標。商標註冊申請等有關文

件,可以以書面形式或者數據電文方式提出。

商標局早在幾年前就已開始了商標電子申請的試點,此次正式將電子申請

明確規定在商標法中,也是順應商標申請的國際化趨勢。另外,修改後的商標

法將允許申請人通過一份申請同時就多個類別的商品申請註冊同一商標,這一

改變簡化了目前一份申請僅針對一個商標在一個類別的商品/服務上的註冊申請

手續,有利於降低申請人的申請和管理成本。

(c) 審查意見

修改前 修改後

無審查意見制度 第二十九條 在審查過程中,商標局認為商標註

冊申請內容需要說明或者修正的,可以要求申請

人做出說明或者修正。申請人未做出說明或者修

正的,不影響商標局做出審查決定

修改後的商標法第二十九條規定,在審查過程中,商標局認為商標註冊申

請內容需要說明或者修正的,可以要求申請人做出說明或者修正。申請人未做

出說明或者修正的,不影響商標局做出的審查決定。

上述審查意見制度是修改後的商標法加入的內容,對於商標局在審查商標

申請時發現的問題,商標局可以向申請人發出通知、要求申請人進行改正或說

明。審查意見這一制度給予申請人參與審查、對審查員的意見闡述看法的重要

機會,既可降低商標申請的駁回率,也降低了申請人克服駁回的成本。

(d) 商標續展

修改前 修改後

商標續展的申請時間:期滿前六個月 商標續展的申請時間:期滿前12 個月

寬展期:六個月 寬展期:六個月

現行商標法第三十八條規定,註冊商標有效期滿,需要繼續使用的,應當

在期滿前六個月內申請續展註冊;在此期間未提出申請的,可以給予六個月的

寬展期。寬展期仍未提出申請的,註銷其註冊商標。每次續展註冊的有效期為

十年。續展註冊經核准後,予以公告。本條規定是關於註冊商標續展程序的規

定。對於註冊商標而言,在經過多年使用已屆有效期時,如註冊人認為需要繼

續使用的,可以通過續展來延長註冊商標的有效期限。如在法定期限內未能及

時申請的,依法可有六個月的寬展期。

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修改後的商標法第四十條規定,註冊商標有效期滿,需要繼續使用的,商

標註冊人應當在期滿前十二個月內按照規定辦理續展手續;在此期間未能辦理

的,可以給予六個月的寬展期。每次續展註冊的有效期為十年,自該商標上一

屆有效期滿次日起計算。期滿未辦理續展手續,註銷其註冊商標。商標局應當

對續展註冊的商標予以公告。修改後的商標法將商標續展的申請時間延長,可

在期滿前12 個月內辦理,同時保留了期滿後的六個月的寬展期。這一操作可以

使商標註冊人儘早進行商標續展工作,有利於配合續展之後的其他諸如海關知

識產權備案等工作的開展。

上述這些在商標註冊方式和程序上的變化將會給商標申請人帶來更多的便

利和實惠。但是,同時需要指出的是,一些變化可能會影響到商標權利人的商

標策略的制訂和選擇。

3. 實質性改變商標異議程序

修改前 修改後

對已公告的商標申請提出異議:

􀁺 任何人

􀁺 任何理由在商標公告後提出

對已公告的商標申請提出異議:

􀁺 基於相對理由僅在先權利人和利害關

係人

􀁺 絕對理由不限制為在先權利人和利害

關係人

異議不成立:

􀁺 對異議不成立的,可向商標評審委員

會申請復審

􀁺 對復審裁定不服的,可向人民法院起

異議不成立:

􀁺 異議被商標局決定不成立,被異議商

標立即獲准註冊,異議人如對異議裁

定不服,可向商標評審委員會申請宣

佈已註冊商標無效

首先,修改後的商標第三十三條規定,對初步審定公告的商標,自公告之

日起三個月內,在先權利人、利害關係人認為違反本法第十三條第二款和第三

款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規定

的,或者任何人認為違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的,可以向商

標局提出異議。公告期滿無異議的,予以核准註冊,發給商標註冊證,並予公

告。這一規定限制了提出異議的異議人的主體資格和異議理由。現行商標法規

定,任何人都能以任何理由對已公告的商標申請提出異議,但根據修改後的商

標法,僅有在先權利人和利害關係人才能基於相對理由在商標公告後提出異

議。這一變化可能會減少異議案件的數量,並緩解惡意異議給正常的商標註冊

申請帶來的問題。

其次,根據修改後的商標法的有關規定,如果異議被商標局決定異議不成

立,被異議商標將立即獲准註冊,註冊程序將不會被拖延到後續的復審和訴訟

程序完成之後。但對於異議成立的,被異議人則可向商標評審委員會提出復審

請求,與現行商標法的規定一致。因此,如果異議經商標局審查決定不能成

立,異議人將不能就此決定向商標評審委員會提出復審。這樣,異議人就只能

利用後續的無效程序對已註冊的商標提出無效請求。這一變化將會產生怎樣的

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影響目前尚不能預知,因為如果異議失敗、申請人取得商標註冊之後,就可以

基於該註冊行使其商標權。這對於在惡意註冊未能通過異議加以遏制的情況

下,真正的商標權利人即便立即提起無效申請,也面臨被惡意註冊人指控侵權

的風險。該問題是否能被解決,以及怎樣被解決,將有待日後實施條例或法院

的實踐加以闡明。

由於異議程序的這一重大改變,異議人將需要提高對異議的重視程度,儘

量爭取在異議階段就將惡意註冊情況加以遏制。

4. 遏制商標惡意搶註

修改前 修改後

第十五條 未經授權,代理人或者代

表人以自己的名義將被代理人或者被

代表人的商標進行註冊,被代理人或

者被代表人提出異議的,不予註冊並

禁止使用

第十五條 未經授權,代理人或者代表人以自

己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行

註冊,被代理人或者被代表人提出異議的,不

予註冊並禁止使用

就同一種商品或者類似商品申請註冊的商標與

他人在先使用的未註冊商標相同或者近似,申

請人與該他人具有前款規定以外的合同、業務

往來關係或者其他關係而明知該他人商標存

在,該他人提出異議的,不予註冊

未明確商標代理機構義務 第十九條首次引入商標代理機構的義務:

􀁺 保密義務

􀁺 商標代理機構除對其代理服務申請商標註

冊外,不得申請註冊其他商標

􀁺 其他義務

無“誠實信用原則”的單獨條款 第七條第一款 申請註冊和使用商標,應當遵

循誠實信用原則

現行商標法第十五條規定,未經授權,代理人或者代表人以自己的名義將

被代理人或者被代表人的商標進行註冊,被代理人或者被代表人提出異議的,

不予註冊並禁止使用。這一規定是為了保護被代理人或被代表人的合法權益,

禁止代理人惡意搶註商標的行為而制定的。

修改後的商標法對於本條規定新增加了一個條款,就同一種商品或者類似

商品申請註冊的商標與他人在先使用的未註冊商標相同或者近似,申請人與該

他人具有前款規定以外的合同、業務往來關係或者其他關係而明知該他人商標

存在,該他人提出異議的,不予註冊。修改後的商標法明確禁止代理人、代表

人、業務關係人在未經他人授權的情況下,在同一種或類似商品上註冊與他人

在先使用的未註冊商標相同或近似的商標。業務關係包括合同、業務往來關係

或因其他關係而明知他人商標存在的情況。此外,修改後的商標法還首次引入

了商標代理機構的義務。除了保密義務和其他義務之外,還規定商標代理機構

除對其代理服務申請商標註冊外,不得申請註冊其他商標。因為曾出現過商標

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代理機構代其客戶惡意註冊他人商標的情況,這一規定也將對商標搶註產生一

定的遏制效果。

尤其值得注意的是,修改後的商標法單獨就“誠實信用原則”增加了一個

條款。修改後的商標法第七條規定,申請註冊和使用商標,應當遵循誠實信用

原則。作為對民事行為的普遍要求,在商標法中專門制定這一條款,體現出國

家對正常商標秩序的維護。同時,這一條款也為遏制不能為其他條款所制止的

不誠信行為提供了一個兜底的法律依據。

5. 加強對商標權利人的保護

(a) 商標侵權中的混淆原則

修改前 修改後

未將“混淆”明確為判斷原則 第五十七條 有下列行為之一的,均屬侵犯註冊

商標專用權:

……

(二)未經商標註冊人的許可,在同一種商品上

使用與其註冊商標近似的商標,或者在類似商品

上使用與其註冊商標相同或者近似的商標,容易

導致混淆的;

……

修改後的商標法首次在立法史上引入了“混淆”這一判斷原則,修改後的

商標法第五十七條(二)款規定禁止“未經商標註冊人的許可,在同一種商品

上使用與其註冊商標近似的商標的,或者在類似商品上使用與其註冊商標相同

或者近似的商標,容易導致混淆的”行為。在商標侵權判斷中加入混淆原則,

回歸了商標區別商品來源的本來意義。

雖然“混淆”這一概念已在實踐中被長期使用,但這還是第一次被明確寫

入法律條文。在商標近似或商品類似的情況下,這將會幫助工商管理機關或法

院公平地裁決商標侵權案件。

(b) 賠償數額的計算

修改前 修改後

商標權利人可以在實際損失和侵權

人獲利二者之間選擇一種

首先按實際損失確定;實際損失難以確定的,可

按照侵權人因侵權所獲得的利益確定;前兩者均

難以確定的,參照該商標許可費的倍數合理確定

權利數額難以舉證,法院往往無法

得到合理的賠償計算依據

若侵權人不提供或提供虛假賬簿和資料的,法院

可參考權利人的主張和提供的證據來判定賠償數

修改後的商標法對於賠償數額將首先會按照商標權利人因被侵權所受到的

實際損失確定;實際損失難以確定的,可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確

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定。權利人的損失或者侵權人獲得的利益均難以確定的情況下,則參照該商標

許可使用費的倍數合理確定。而根據現行商標法,商標權利人可在實際損失和

侵權人獲利二者之間選擇一種。

此外,侵權人將被要求提供相關賬簿和資料來確定其獲利數額,因為根據

現行商標法商標權人很難在商標侵權案件中對此加以舉證,所以法院往往無法

得到合理的賠償計算依據。根據修改後的商標法,如果侵權人不提供或者提供

虛假賬簿和資料的,法院可以參考權利人的主張和提供的證據來判定賠償數

額。

(c) 懲罰性賠償

修改前 修改後

無懲罰性賠償規定 第六十三條規定,對情節嚴重的惡意性商標侵權

行為,可按正常方法確定數額的一倍以上三倍以

下的範圍判定賠償範圍

第六十條規定,對五年內實施兩次以上商標侵權

行為的,工商管理機關將從重處罰

修改後的商標法明確提出了懲罰性賠償,這也是懲罰性賠償首次被引入中

國知識產權法律領域。修改後的商標法規定,對情節嚴重的惡意性商標侵權行

為,可按正常方法確定數額的一倍以上三倍以下的範圍判定賠償數額。另外,

對五年內實施兩次以上商標侵權行為的,工商管理機關也將從重處罰。

(d) 法定賠償

修改前 修改後

第五十六條規定,最高法定賠償數額為50

第六十三條規定,最高法定賠償數額為

300

修改後的商標法將最高法定賠償數額從 50 萬增加到300 萬人民幣。這也是

修改後的商標法的一大顯著變化,將有效地遏制商標侵權行為。

(e) 未使用商標無法獲得賠償

修改前 修改後

對未使用商標無明確規定 第六十四條規定,註冊商標專用權人不能

證明此前三年內實際使用過該註冊商標,

也不能證明因侵權行為受到其他損失的,

被控侵權人不承擔賠償責任

同樣值得一提的是,修改後的商標法規定,如果註冊商標專用權人不能證

明此前三年內實際使用過該註冊商標,也不能證明因侵權行為受到其他損失

的,被控侵權人可不承擔賠償責任。這可以大大降低僅以訴訟索賠為目的的商

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標申請數量。同時,對於商標權利人而言,也提高了其在日常工作中收集保存

相關使用證據的要求。

6. 明確商標的合法使用方式

修改前 修改後

無對未註冊但在先使用的商標的保護 第五十九條第三款 商標註冊人申請商標

註冊前,他人已經在同一種商品或者類似

商品上先於商標註冊人使用與註冊商標相

同或者近似並有一定影響的商標的,註冊

商標專用權人無權禁止該使用人在原使用

範圍內繼續使用該商標,但可以要求其附

加適當區別標識

對商標專有權人能否禁止他人正當使用地

名等元素無明確規定

第五十九條第一款 註冊商標中含有的本

商品的通用名稱、圖形、型號,或者直接

表示商品的質量、主要原料、功能、用

途、重量、數量及其他特點,或者含有的

地名,註冊商標專用權人無權禁止他人正

當使用

修改後的商標法加入了對未註冊但在先使用的商標的保護。商標註冊人申

請商標註冊前,他人已經在同一種商品或者類似商品上先於商標註冊人使用與

註冊商標相同或者近似並有一定影響的商標的,註冊商標專用權人無權禁止該

使用人繼續使用該商標。但是,該“繼續使用”將被限制在原使用範圍內,並

且註冊商標專用權人可以要求其附加適當區別標識。

但是,修改後的商標法未就“原使用範圍”和“一定影響”作出定義或解

釋,這也將有待於日後實施條例或司法解釋的進一步闡述。

修改後的商標法還特別提到註冊商標中若含有本商品的通用名稱、圖形、

型號,或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他

特點,或者含有的地名,註冊商標專用權人無權禁止他人正當使用這些要素。

立體商標中的商品自身性質產生的形狀、為獲得技術效果而需有的商品形狀、

或使商品具有實質性價值的形狀也屬此列。

7. 理清馳名商標保護制度

修改前 修改後

實踐中很多公司在廣告、宣傳中使用“馳

名商標”加強產品推廣

第十四條第五款 生產、經營者不得將

“馳名商標”字樣用於商品、商品包裝或

者容器上,或者用於廣告宣傳、展覽以及

其他商業活動中

第五十三條 違反本法第十四條第五款規

定的,由地方工商行政管理部門責令改

正,處十萬元罰款

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長期以來,馳名商標認定成為許多公司競相追求的目標,以求在廣告和宣

傳中可使用“馳名商標”來加強產品的推廣,也因此使馳名商標認定制度飽受

詬病,並引起了諸多爭議。為了制止該種日漸偏離法律本意的行為,最高法

院、商標局和商標評審委員會近年來也已對馳名商標認定加以嚴格管理。

此次修改後的商標法規定,生產、經營者不得將“馳名商標”字樣用於商

品、商品包裝或者容器上,或者用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中。這

從本質上將馳名商標認定回歸到法律本意上來。對於將馳名商標用於商品、商

品包裝或者容器上,或者用於廣告宣傳、展覽或者其他商業活動中的,也將被

處以罰款。在禁止馳名商標用於商業目的後,馳名商標將會回歸它在法律和實

踐中的真實和恰當的法律功能。

8. 解決商標和企業名稱的衝突問題

修改前 修改後

對在公司名稱中使用他人商標的情況無明

確規定

第五十八條 將他人註冊商標、未註冊的

馳名商標作為企業名稱中的字型大小使

用,誤導公眾,構成不正當競爭行為的,

依照《中華人民共和國反不正當競爭法》

處理

修改後的商標法第五十八條規定,將他人註冊商標、未註冊的馳名商標作

為企業名稱中的字型大小使用,誤導公眾,構成不正當競爭行為的,依照《中

華人民共和國反不正當競爭法》處理。這一規定明確了在公司名稱中使用他人

商標的行為將受到《中華人民共和國反不正當競爭法》的規制。這樣,公司名

稱中使用他人商標的情況有了法律依據,或可得到有效抑制。

第三部分 建議

此次商標法的修改是對現行商標法所做的一次重大修改,目前距離修改後

的商標法的正式實施尚有一段時間,企業應充分利用這段期間,仔細研究和學

習修改後的商標法的內容,及時制定和調整企業的商標策略。

修改後的商標法已對外公佈,但商標法實施條例目前仍未出台,對於修改

後的商標法中未做出明確定義或解釋的規定,還有待於實施條例或司法解釋的

進一步闡述。__